Valoriser un jeu vidéo grâce au dépôt de marques

Par Julie Prost - Avocat à la Cour

Bien qu'il présente de nombreux avantages, le dépôt de marques ne constitue pas encore une étape incontournable dans la création d'un jeu vidéo.

Pour justifier l'absence de dépôt, certains studios indépendants évoquent les coûts financiers y attachés, la complexité du droit des marques ou encore les aspects administratifs liés aux procédures de dépôt.

Pourtant, par delà les aspects administratifs, la définition d'une stratégie marque en amont de la sortie d'un jeu peut se révéler être un investissement raisonnable et à terme, très rentable. En effet les marques ont une valeur économique de plus en plus importante et entre dans le patrimoine immatériel de leur titulaire. Ainsi, des marques comme "IBM" ou "Microsoft" avoisinaient les 60 milliards de dollars en 2010[1].

I- L'intérêt de la protection par la marque

D'un point de vue juridique, le jeu vidéo est une œuvre complexe dont chaque composante est soumise à un régime différent. Concrètement le jeu vidéo se compose : d'un logiciel, d'un scénario, de graphismes (les décors, les personnages, etc.), d'un "game design", de compositions musicales, d'un titre, de noms de personnages, de logos.

Chacun de ces éléments, à condition qu'il soit original, est protégé par le droit d'auteur du fait même de sa création et sans qu'aucune formalité ne soit accomplie.

Certains de ces éléments peuvent, en outre, bénéficier de la protection accordée par le droit des marques, lequel garantit au propriétaire l'exclusivité sur le signe choisi et lui permet de mieux défendre ses droits lorsqu'il est copié.

Il s'agit en général, du titre du jeu mais également du (ou des) personnage(s) principal(aux) et de leurs noms.

Par exemple, Nintendo n'est pas seulement titulaire de la marque qui porte son nom mais également d'un portefeuille composé de pas moins de 706 marques et notamment les personnages de Link, Donkey Kong, Mario, Luigi les titres "Pokémon Go", "Pokémon Moon", "Pokémon Sun", "The Legend of Zelda" et bien d'autres. Cette protection étendue n'est pas l'apanage des grands noms du jeu vidéo, des studios indépendants protègent désormais plusieurs éléments de leurs jeux grâce au droit des marques.

Etre titulaire d'une marque permet d'avoir l'exclusivité sur un signe pour certains biens et/ou services, cela permet ainsi de se différencier et d'être identifié plus facilement par le public. La marque va également offrir une protection déterminée quant à son champ, sa date et son territoire, facilitant ainsi la preuve en cas de litige avec un concurrent qui copie tout ou partie du signe.

II- En quoi consiste une stratégie marque

Pour chaque studio, adopter une stratégie marque, consiste en trois étapes :

• déterminer, avant la sortie d'un jeu, quels sont les éléments essentiels du jeu à protéger. Plus le nombre d'éléments protégés par le droit des marques sera élevé, plus le jeu aura un avantage compétitif sur les autres puisqu'il ne pourra pas être copié, ni intégralement ni en partie, sans risquer de sanctions. Ainsi, une stratégie optimale consister à déposer le nom du studio si ce n'est pas déjà fait, le titre du jeu, séparément le graphisme et le nom des personnages caractéristiques, éventuellement les logos s'il y en a et tout autre élément caractéristique.
• déterminer quels sont les produits et/ou services visés par chaque marque grâce à la classification de Nice ainsi que les territoires d'exploitation. Il est fortement recommandé de faire appel à un professionnel spécialisé en droit des marques, pour cette étape.
• s'assurer que le signe choisi est disponible dans les classes choisies. Au besoin grâce à une recherche de similitudes réalisée par un professionnel spécialisé en droit des marques.

Une fois cette stratégie établie et la vérification de la disponibilité des signes réalisée, le studio peut faire enregistrer ses marques auprès de l'office compétent en fonction du territoire visé, en France il s'agit de l'INPI.

III- Les formalités de dépôt en France

S'agissant de l'enregistrement d'une marque sur le territoire français, l'INPI offre la possibilité d'accomplir toutes les démarches en ligne directement sur son portail dédié.

Les coûts administratifs démarrent à un tarif de 242 euros pour une marque déposée en ligne dans trois classes de produits et/ou services, auxquels s'ajoutent éventuellement des frais d'avocat si le studio souhaite être accompagné dans ses démarches.

Il convient de faire preuve d'une grande rigueur lors de l'accomplissement de ce type de formalités en ligne car seul ce qui figure au dépôt est protégé à l'exclusion du reste.

Une fois votre marque publiée et enregistrée, l'INPI vous en notifie.

IV- La valorisation

Il existe deux situations en particulier dans lesquelles il est pertinent de valoriser une marque.

En cas de contrefaçon, c'est à dire lorsqu'un concurrent copie votre signe protégé par la marque, que ce soit à l'identique ou bien de manière très proche tant qu'il en résulte une confusion possible dans l'esprit du public, vous disposez de la possibilité d'agir en contrefaçon pour faire cesser l'utilisation du signe identique ou similaire mais également pour obtenir des dommages et intérêts.

La loi offre deux possibilités pour le calcul des dommages et intérêts : soit l'on prend en compte les conséquences économiques négatives qu'a causé la contrefaçon (l'on prend alors en compte le manque à gagner subi par le studio) et les bénéfices réalisés par le coupable de la contrefaçon ; soit l'on fait une estimation forfaitaire basée sur une redevance de licence théorique "supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée[2]".

Dans l'hypothèse d'une levée de fonds, de rachat du studio ou des droits sur un jeu vidéo : dans toutes ces situations, il est généralement procédé à un audit des droits du studio au cours duquel l'investisseur (ou l'acheteur) vérifie que le studio n'est pas en risques s'agissant des droits de propriété intellectuelle attachés au(x) jeu(x) vidéo.

La norme ISO 10668 : 2010 spécifie les exigences relatives aux modes opératoires et aux méthodes de mesure de la valeur monétaire des marques. Il est recommandé d'utiliser plusieurs méthodes et de recouper les résultats pour chaque valorisation de marque. Cette norme prévoit trois méthodes d'évaluation :

• une évaluation par le prix du marché : sont pris en compte les prix de cessions antérieures intervenues dans des secteurs similaires, éventuellement pondérés en fonction des spécificités ;
• une évaluation par les revenus : en évaluant les bénéfices que pourraient obtenir le studio dans le futur grâce à l'utilisation de la marque ; et
• une évaluation par les coûts : soit en prenant en compte les coûts exposés (coûts de développement, publicité, communication, marketing etc) ou bien les coûts de remplacement qu'engendrerait la cession de la marque.

De nombreux éléments juridiques, commerciaux et financiers permettent de déterminer la valeur d'une marque.

En tout état de cause, la protection de certains éléments d'un jeu vidéo par le droit des marques s'avère une stratégie gagnante pour les studios soucieux de se démarquer et de valoriser leurs jeux, à peu près tous en somme ; )

Julie Prost - Avocat à la Cour - prostavocat.com